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El caso Frisby: una advertencia para empresas que salen al exterior
La noticia de que Frisby Colombia ha perdido el uso de sus marcas en España traslada una lección especialmente relevante para cualquier empresa que pretenda internacionalizarse: tener una marca consolidada en el país de origen no equivale a tener derechos sobre ella en otros mercados.
Frisby es una enseña ampliamente reconocida en Colombia dentro de la restauración, asociada principalmente a sus productos de pollo frito y a una identidad comercial muy definida. Sin embargo, la protección de una marca es territorial. Esto significa que un registro colombiano, por sólido y conocido que sea, no concede automáticamente exclusividad en España, en la Unión Europea ni en ningún otro territorio. Para operar, licenciar, franquiciar o impedir que un tercero use un signo similar, hay que construir una cartera de derechos adecuada en cada mercado objetivo.
Más allá de los detalles concretos del litigio o de los derechos que hayan sido objeto de controversia, el asunto ilustra un riesgo empresarial frecuente: descubrir demasiado tarde que la denominación, el logotipo o los elementos distintivos de una marca ya están registrados, utilizados o consolidados por un tercero en el país al que se desea entrar.
Por qué una marca puede perderse o no poder utilizarse en otro país
El principio de territorialidad manda
Las marcas no funcionan como un dominio web ni como una cuenta de redes sociales. Que una compañía tenga presencia digital global o notoriedad en su mercado doméstico no transforma por sí solo su derecho marcario en un derecho mundial.
En España, la protección puede obtenerse mediante una marca nacional ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), mediante una marca de la Unión Europea ante la EUIPO —con efectos en los Estados miembros— o a través del Sistema de Madrid, designando los territorios de interés. Cada vía tiene condiciones, costes, plazos y riesgos distintos.
Para una empresa latinoamericana que contempla abrir locales en Madrid, vender por comercio electrónico a consumidores españoles o negociar una franquicia, revisar el expediente marcario europeo debe ser una tarea previa a la firma de alquileres, contratos de distribución o campañas de lanzamiento.
Otro punto crítico es el uso. En numerosos sistemas, incluido el europeo, una marca registrada puede quedar expuesta a una solicitud de revocación por falta de uso efectivo tras un periodo determinado, habitualmente cinco años. No basta con conservar un certificado en una carpeta: debe existir una utilización real en el tráfico económico para los productos y servicios protegidos.
Ese uso debe poder probarse. Facturas, catálogos, imágenes de envases, campañas publicitarias, contratos de distribución, capturas de la tienda online dirigidas al mercado correspondiente y documentación de ventas son evidencias útiles. Una empresa que deja de operar, modifica sustancialmente su identidad visual o usa la marca solo de forma testimonial puede debilitar su posición.
Las clases importan tanto como el nombre
Una misma palabra puede estar registrada para actividades diferentes. Por ejemplo, un negocio de restauración suele requerir analizar, como mínimo, las clases relacionadas con alimentos, bebidas, servicios de restauración, franquicias, publicidad, reparto o venta minorista, según su modelo de negocio.
Registrar solo el nombre para un producto concreto y olvidar los servicios de restaurante, o viceversa, deja huecos que pueden ser aprovechados por terceros. También conviene valorar la protección del signo denominativo —el nombre en palabras—, del logotipo, de eslóganes relevantes y, cuando proceda, de elementos gráficos distintivos.
Las implicaciones prácticas para franquicias, restauración y comercio electrónico
El impacto de una controversia marcaria va mucho más allá de un cambio de rótulo. Si una empresa no puede usar su marca en España, puede enfrentarse a costes de rebranding, retirada de materiales, renegociación de franquicias, modificaciones de envases y pérdida de reconocimiento entre clientes. En restauración, donde la fachada, el menú, los envases de reparto y las plataformas digitales están estrechamente vinculados al nombre comercial, el coste operativo puede ser elevado.
También existe un riesgo reputacional. Los consumidores pueden confundir negocios con nombres semejantes, atribuir reseñas negativas a una compañía distinta o interpretar que una marca conocida es una expansión oficial cuando no lo es. El titular de un derecho anterior, por su parte, puede exigir el cese del uso y, dependiendo del supuesto, reclamar daños y perjuicios.
Para inversores y franquiciados, esta situación es igualmente relevante. Antes de pagar un canon de entrada, comprometerse con un local o invertir en equipamiento, deben comprobar quién posee los derechos de marca en el territorio. Una franquicia sin una base marcaria clara puede quedar bloqueada incluso aunque el concepto comercial sea atractivo.
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Qué debe hacer una empresa antes de expandirse a España
1. Realizar una búsqueda de disponibilidad profesional
No es suficiente buscar el nombre en Google, Instagram o el registro mercantil. Un gestor de patentes y marcas o un agente especializado debe revisar bases de datos de la OEPM, EUIPO y, si es pertinente, registros internacionales. La búsqueda debe incluir coincidencias idénticas, similitudes fonéticas, visuales y conceptuales, además de clases relacionadas.
La pregunta no es únicamente «¿está registrado exactamente mi nombre?», sino «¿existe un derecho anterior que pueda generar riesgo de confusión para mis productos o servicios?».
2. Diseñar una estrategia de registro antes de anunciar el lanzamiento
La presentación de solicitudes debe realizarse con suficiente antelación, idealmente antes de comunicar una expansión, abrir preventas o buscar franquiciados. El sistema de Madrid puede ser útil para una expansión coordinada, pero no sustituye el análisis local: una designación internacional también puede recibir objeciones u oposiciones en cada territorio.
La estrategia debe decidir si interesa una marca española, una marca de la Unión Europea o ambas opciones en distintos supuestos. Una marca de la UE ofrece cobertura amplia, pero puede ser más vulnerable a conflictos con derechos anteriores en cualquier Estado miembro. La respuesta adecuada depende del plan de negocio y del mapa de riesgos.
3. Asegurar contratos y cadena de titularidad
La marca debe estar a nombre de la sociedad correcta o contar con licencias documentadas y coherentes. Es habitual encontrar grupos empresariales donde la matriz, una filial, el fundador o una sociedad operativa aparecen como titulares sin una arquitectura jurídica clara. Esa falta de orden complica franquicias, inversión, ventas de activos y defensa ante terceros.
Los contratos con distribuidores, franquiciados, agencias y diseñadores deben prever expresamente el uso autorizado de la marca, la titularidad de los materiales creados y la obligación de cesar el uso al finalizar la relación.
4. Vigilar y defender la cartera marcaria
Una vez concedido el registro, comienza la vigilancia. Los boletines oficiales permiten detectar solicitudes potencialmente conflictivas dentro del plazo de oposición. Esperar a que un tercero abra un local o lance una campaña suele encarecer la solución.
Un buen gestor de marcas no se limita a tramitar formularios: establece alertas, controla renovaciones, revisa la prueba de uso y coordina la defensa administrativa o judicial cuando aparece un conflicto. El objetivo es que la marca sea un activo utilizable, no solo un título registrado.
La lección para elegir un gestor de patentes y marcas
El caso de Frisby subraya que la gestión marcaria debe formar parte de la estrategia de expansión desde el primer presupuesto. Al elegir un profesional, conviene pedir una evaluación de viabilidad previa, claridad sobre las clases propuestas, estimación de riesgos de oposición, calendario de plazos y un plan de vigilancia posterior.
También es recomendable desconfiar de los servicios que prometen un registro «garantizado» o que solo ofrecen una comprobación literal del nombre. La seguridad real proviene de analizar el contexto competitivo, los derechos previos, la clasificación correcta y la forma en que la empresa utilizará la marca.
FAQ
¿Una marca registrada en Colombia protege automáticamente en España?
No. El registro colombiano produce efectos en Colombia. Para proteger la marca en España se necesita una vía con cobertura en ese territorio, como un registro ante la OEPM, una marca de la Unión Europea o una designación internacional válida.
¿Puedo abrir un negocio en España mientras mi solicitud de marca está pendiente?
Es posible en términos operativos, pero entraña riesgo. La solicitud no elimina la existencia de derechos anteriores ni impide necesariamente una oposición. Antes de invertir, conviene contar con un informe de viabilidad y una estrategia de contingencia.
¿Qué ocurre si otra empresa ya tiene una marca parecida en España?
Dependerá de la similitud de los signos, de los productos o servicios y del riesgo de confusión. Las alternativas pueden incluir negociar una cesión o licencia, limitar actividades, adaptar la marca o desarrollar una denominación nueva. No debe adoptarse ninguna solución sin análisis profesional.
¿Cada cuánto tiempo hay que renovar una marca en España?
Con carácter general, las marcas se renuevan cada diez años. Además, es indispensable usarlas de forma efectiva y conservar pruebas de ese uso, ya que la falta de uso puede comprometer el registro tras el plazo legal aplicable.
Fuente: EL PAÍS — Thu, 23 Apr 2026 07:00:00 GMT
